ソフトウェアエンジニアに特許出願業務が降ってきたときの立ち回り
私は雇われのエンジニアですが、特許出願業務を行う経験をしたので要点をまとめておきます。
エンジニアで知財業務ができると、技術的な裏付けを持って工程を進められるため、重宝される気がします（希望的観測）。
発明提案書を作る
開発職として発明特許を出そうとする（出させられる）場合、まず、発明の詳細が書かれた、発明提案書のようなものとそれに伴う図面を用意することが当面の目標になります。これらの書類は、弁理士の方に提出するものです。
社内に先例の発明提案書（たぶん Word ファイル）と図面（たぶん Excel ファイル）が転がっているはず1なので、まずはそれを入手すると良いでしょう。書くときのひな型にも使えます。
エンジニアとしては、とにかく発明の詳細部分をたくさん書きます。出願書類に入れるかどうかは弁理士事務所が検討してくれるので、まずはタネの提供に徹します。請求項は、弁理士事務所と打ち合わせたあとで決めてもよいでしょう。
特許要件の「新規性」「進歩性」はかなり重要なので、論文を書くときと同じように、先行事例も探して、それとの差分も明らかにしておく必要があります。
弁理士と打ち合わせ
上記の資料を提出し、特許事務所に出願業務を依頼します。
社内でコネがある人から依頼するのが良いでしょう。いない場合は、どうするのかわかりません。
連絡後、事務所と初回の打ち合わせをすることになると思われます。そこで発明の技術的構成を詳しく説明し、打ち合わせ後に請求項案と明細書の初案が送られてくる、という段取りになります。
どの部分を新規性、進歩性と位置付けるかは、弁理士の方の戦略によると思います。
初案からのアップデート
請求項案と明細書の疑問点をつぶしていきます。修正依頼をして、納得できる完成度になるまで繰り返します（JTC 的にはここはおそらくメールでのやり取りになる2）。
エンジニアとしては、法的な表現の良し悪しよりも、技術的に変なことが書かれていないかを見ることになります。
一方で、特許文書は普通の仕様書とは目的が違うので、「文章が冗長」「同じことを何回も言っている」「妙に抽象的」と感じても、それ自体は異常ではありません。気になったところは、直接直すよりもコメントで確認しましょう。
依頼費用も馬鹿にならないので、ちゃんとした内容で登録できるよう、また、拒絶を食らいにくくなるよう、納得できるまでしっかり相談します（請求はおそらく完成した書類の量で決まるので、相談はやったほうが得）。
社内手続き
出願用書類が完成したら、社内手続きも進みます。
ここは会社によって違うはずですが、だいたいは「本当に出願するか社内で承認を得る」「発明者から会社に権利を譲渡する」「報酬をもらう」あたりがセットになると思われます。
出願書類
明細書、特許請求の範囲、要約書、図面などを最終確認します。
社内で承認されたら、特許事務所に出願依頼を出します。
譲渡証明書
発明者が会社に特許を受ける権利を譲渡するための書類です。
雇われエンジニアが業務で発明した場合、最終的な権利者は会社になるのが普通なので、そのための手続きです。共同発明者が複数いる場合は、全員分の署名や押印が必要になると思われます。
発明報酬
普通は出願報酬等が会社から支払われるので、社内規程を読んできちんと貰いましょう。
会社によっては、出願時、登録時、実施時などで報酬が分かれていることがあります。また、共同発明者がいる場合は、貢献割合を決める必要があるかもしれません。
うちはこれに加えて、退職金が増える制度がありました。
出願審査請求まで
出願が完了すると、ひとまず一般公開前のような状態になります。通常は出願から 1 年半後に内容が特許情報プラットフォーム (J-PlatPat) に掲載されます。ただし、出願しただけでは特許になるわけではなく、審査を受けるには別途、出願審査請求が必要です。
日本では出願から 3 年以内に審査請求をする必要があります。しない場合、その出願は取り下げたものとみなされます。
なので、出願直後に手続きが終わるというより、「いったん権利化の候補を確保した」くらいの認識が近いです。その後、事業上の重要度、プロダクトの継続性、競合状況などを見て、審査請求するかを決めることになると思われます（特許は維持するのにもお金がかかります）。
エンジニア側で覚えておくとよいのは、審査請求後に拒絶理由通知が来る可能性があることです3。その場合、弁理士と相談しながら、請求項を補正したり、意見書で反論したりします。明細書に書いていない内容はあとから追加しにくいので、最初の発明提案書と明細書の段階で実施例や変形例を厚めに書いておくことが、あとで効いてきます（このあたりは弁理士から説明があると思います）。
新規性、進歩性を満たせる主張を弁理士が抽出できるように、発明詳細を厚くしておくことが、エンジニアとしては大事そうです。
